Acción de cancelación por falta de uso de registros de marca:

Comentarios sobre reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Por: Sasha Mandakovic Falconi

El uso obligatorio de las marcas registradas se ha vuelto un principio casi universal en el derecho de marcas, pues cada vez son menos los países que no contemplan esta figura en su legislación local.


¿Por qué exigir el uso de una marca so pena de la extinción de su registro y, en ciertas jurisdicciones, para aprobar su renovación?

Las razones son múltiples:

(1) La marca, en la realidad de mercado, existe en tanto en cuanto es percibida por los consumidores en relación a un producto o servicio y la carga legal de usarla permite que se forme plenamente este bien inmaterial.

(2) Se busca aproximar la realidad formal del registro público de marcas con la realidad de su mercado.

(3) Las marcas no usadas constituyen un obstáculo -un verdadero estorbo- a quienes quieren registrar signos iguales o similares para usarlos. Para que el sistema funcione adecuadamente, registrar una marca no debe ser tarea demasiado compleja por la saturación de un registro público que no refleje una realidad de mercado.

En la Comunidad Andina (en adelante “CAN”) se han expedido, a través de los años, un total de cinco decisiones que han contenido un régimen común de propiedad industrial aplicable en los países miembros. La Decisión 85 de 1974, la 311 de 1991, la 313 de 1992, la 344 del 1994 y la 486 del 2000, esta última que sigue vigente. La figura de la acción de cancelación en la normativa de la CAN se introduce en la Decisión 311, hace 29 años, y consta regulada en sus artículos 99 a 102. Dicha regulación, en lo sustancial, se mantiene hasta la fecha: la acción procede a solicitud de cualquier persona interesada; existe un plazo de falta de uso después del que cabe la cancelación, si no ha existido causa justificada (inicialmente 5 años, hoy 3 años); la carga de la prueba corresponde al titular de la marca; es válido el uso en cualquiera de los países miembros de la CAN; para justificar el uso los productos se deben haber puesto en el comercio o encontrarse disponibles en el mercado en la cantidad y del modo que corresponde, según la naturaleza de los productos y servicios y las modalidades bajo las que se efectúa su comercialización; la variación en el uso de la marca frente a su registro, que no altere su carácter distintivo, no es motivo de cancelación; quien obtiene una resolución favorable tiene un derecho preferente para el registro; etc.

Las anteriores normas de la CAN referidas a esta figura y aquellas posteriores que fueron más desarrolladas, incluyendo las de la actualmente vigente Decisión 486, han sido profusamente analizadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”) por vía de interpretaciones prejudiciales. Han sido, sin embargo, los actuales miembros del Tribunal quienes, a través de distintas interpretaciones prejudiciales emitidas durante cerca de un lustro, han realizado importantes aportes a la figura de la acción de cancelación por falta de uso.

En este breve ensayo me referiré a tres aspectos interesantes tratados por el TJCA referidos a esta acción: la distinción entre puesta en el comercio y disponibilidad en el mercado; la identidad o similitud de productos para efectos de cancelaciones parciales de registros; y, el plazo y oportunidad en la que se pueden presentar pruebas de uso dentro de un proceso de cancelación.

¿Qué constituye uso válido de marcas? La distinción entre puesta en el comercio y disponibilidad en el mercado.

El artículo 166 de la Decisión 486 de la CAN dispone lo siguiente:


“Artículo 166.-

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado."

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”. Del primer párrafo del artículo transcrito se desprende que para que se considere que legalmente ha existido uso válido de una marca, esto es un uso que permita a un registro mantenerse vigente a pesar de una acción de cancelación, se requiere que:

- Los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo la marca; y que,

- Aquello se haya producido en una cantidad y del modo que corresponde, considerando: o

  • La naturaleza de los productos o servicios; y,

  • Las modalidades bajo las que se efectúa la comercialización en el mercado.

El cumplimiento de estos requisitos se conoce como el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado e históricamente las interpretaciones prejudiciales del TJCA se concentraron en analizar el alcance de cuál era la cantidad y el modo que corresponde para que exista uso válido, y cómo la naturaleza de los productos o servicios y su comercialización en el mercado influía en esos criterios. Es decir, la jurisprudencia del TJCA se enfocó especialmente en el requerimiento de regularidad y cantidad de comercialización de productos o servicios identificados con la marca, y no se concentró en precisar la diferencia con el concepto de “disponibilidad en el mercado” y sus implicaciones.

Sin embargo, en las recientes interpretaciones prejudiciales 244-IP-2015 del 9 de marzo de 2017 y 159-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017, el TJCA entra en esta materia y hace una importante precisión al comentar la obligación de prueba de uso: indica que el sentido del artículo 165 de la Decisión 486 no es “castigar al titular de la marca”, pues aún si con diligencia la publicita, la promociona y la pone a disposición de potenciales clientes o consumidores en el mercado, podría no obtener resultados exitosos y en consecuencia no lograr una cantidad de ventas significativa. No se trata entonces de probar éxito comercial, pues la propia norma de la Decisión 486 permite probar el uso con la demostración de que los productos “se encuentran disponibles en el mercado” bajo la marca correspondiente, más allá de si los productos o servicios respectivos tienen gran o poco éxito de venta.

Si bien el artículo 167 de la Decisión 486 contiene una lista ejemplificativa del tipo de pruebas que se pueden utilizar para demostrar el uso de marcas y se menciona a las facturas comerciales y a los documentos contables que demuestren regularidad y cantidad de comercialización, son estas en realidad pruebas que se refieren a las ventas efectivas del producto o la prestación del servicio. Por ello, el TJCA en las recientes interpretaciones indica que son otras pruebas las relevantes para demostrar la “disponibilidad en el mercado”, como por ejemplo el hecho de tener un establecimiento comercial abierto al publico, el hacer publicidad en distintos medios físicos o virtuales, la oferta de contratar con la marca, etc. En definitiva, en este último supuesto la prueba principal no está dirigida a demostrar las cantidades y valores de venta como tal, sino la existencia de un producto o servicio con una marca disponible en el mercado.

Identidad o similitud de productos para efectos de cancelaciones parciales

En la Decisión 486 se previó, de manera expresa, por primera vez en el régimen común de propiedad industrial para la CAN, la figura de la cancelación parcial por falta de uso, a través de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 165:

“Artículo 165.- ... Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.


En vigencia de las anteriores decisiones de la CAN (desde la 311 a la 344), lo que venía ocurriendo frente a una acción de cancelación, es que las oficinas nacionales competentes solían rechazarlas totalmente cuando se probaba el uso de al menos uno de los productos o servicios cubiertos por el registro, a pesar de lo usual que resultaba que los registros de marcas se hubieren obtenido para proteger la descripción general del nomenclátor de la Clasificación de Niza, o para proteger “todos los productos (o servicios) de la clase internacional”, o simplemente se hubiese incluido una larga lista de productos o servicios. La norma introducida en la Decisión 486 buscó dar solución a esta situación.

Si bien la redacción de la norma es clara, los problemas en su aplicación han surgido en cuanto a determinar en una acción de cancelación parcial, cuáles son los productos o servicios que deben mantenerse en el registro por ser idénticos o similares respecto a los que se probó uso, y cuales son suficientemente diferentes, como para eliminarlos del registro.

El TJCA en la resolución del proceso 174-IP-2017 del 17 de noviembre de 2017 indicó como parámetro para determinar la similitud, a la existencia de un vínculo suficientemente estrecho entre los productos o servicios que pueda generar riesgo de confusión en el consumidor, es decir, en palabras del TJCA “cuando ambos presentan la mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares, y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado”.


Nótese que en el artículo 165 de la Decisión 486 ya indica que hay que tomar en cuenta la “identidad” o “similitud” de los productos o servicios y cabría preguntarse cómo es que un registro puede proteger productos o servicios idénticos, sin generar duplicidad. Si bien en este análisis no entra el TJCA, quizá por considerarlo obvio, hay que recordar que el adjetivo idéntico no solo significa igualdad de una cosa con algo que se compara, sino que tiene también la acepción de “muy parecido”, mientras que algo similar es solamente algo que tiene semejanza o analogía con otra cosa.

Lo anterior lo ejemplifica el TJCA cuando indica que registrada una marca para productos 1, 2, 3, 4 y 5, y probado el uso solamente para el 1, entonces en el supuesto de que el producto 2 fuese idéntico no sería cancelado (a pesar de la falta de uso), el 3 si fuese similar tampoco sería cancelado (a pesar de la falta de uso), y solo serían cancelados los 4 y 5 por no ser ni idénticos ni similares.

En otro proceso en que el TJCA trata sobre la cancelación parcial de marcas por falta de uso, que es el 241-IP-2019 del 26 de julio de 2019, y frente a ciertas preguntas del consultante, se pronunció el Tribunal respecto de la situación de las marcas que están registradas en varias clases internacionales. En dicho supuesto, la cancelación estará limitada por la acción, esto es, estará limitada a las clases internacionales en contra de las que se haya interpuesto la acción, aquello también determinará la necesidad de prueba de uso, pues no tiene sentido que se pruebe el uso de productos o servicios distintos a los que cubre el registro que se pretende cancelar.

Plazo y oportunidad de la prueba de uso

El artículo 170 de la Decisión 486 regula aspectos de índole procesal que tienen que ver con el plazo para contestar una acción de cancelación y el tiempo disponible para la prueba. El artículo dispone:

"Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución”.


Tradicionalmente se había entendido que, notificado el titular de un registro de marca de una acción de cancelación interpuesta, tenía una sola oportunidad para demostrar el uso de la marca registrada, y esto era dentro de los 60 días hábiles posteriores. Más allá de que la legislación interna de los países miembros de la CAN permitiese la actuación de prueba presentado un recurso, se entendía que la norma comunitaria no se remitía al derecho interno para la fijación de este plazo y que, por tanto, siendo un asunto regulado por el derecho comunitario, no cabía regulación interna por la aplicación del principio del complemento indispensable.

Sin embargo, en el proceso 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016, el TJCA interpretó que lo que regula el artículo 170 de la Decisión 486 es nada más la “primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas”, ya sean administrativas o judiciales. En consecuencia, el TJCA considera que cabe remitirse a la legislación interna respecto de la práctica de prueba en otras instancias y que a menos que la legislación nacional lo prohíba, cabe la prueba en otras instancias para acreditar el uso de una marca y ello en aplicación del principio de verdad material13 y con una visión garantista del debido proceso.

En una posterior interpretación, la No. 02-IP-2017 del 12 de junio de 2017, el TJCA llega aún más lejos, pues indica que inclusive cabe que el titular de una marca registrada tenga la facultad de solicitar una ampliación del término de 60 días previsto en el artículo 170, si la petición se la hace antes del vencimiento del plazo, se encuentra debidamente motivada, la autoridad nacional aún no se ha pronunciado sobre el fondo y además se garantiza el principio de contradicción de la prueba.

El razonamiento para esta interpretación del TJCA, que en realidad más tiene de reforma que de mera interpretación, es que el plazo para la prueba debe considerar también la finalidad de la acción de cancelación de las marcas, que es buscar el retiro del registro de signos que no están siendo usados en el mercado y que, por ello, hay que procurar aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de utilización de marcas en el mercado, conforme el principio de verdad material.

Estas interpretaciones del TJCA por supuesto no cambian el periodo al que se debe referir la prueba de uso, esto es a los tres años previos a la fecha de inicio de la acción de cancelación, sino que facultan a subsanar la falta de prueba que pueda haberse producido en los 60 días que señala el artículo 170 de la Decisión 486.

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